Cancel·lació d’una marca andorrana degut a l’existència d’un dret anterior
Per decisió motivada del 28 de juliol de 2021, el Tribunal d’Andorra (Batllia) va anul·lar la marca andorrana Fidelity Investments a causa de l’existència d’una marca anterior FIDELITY INVESTMENTS, que constitueix un dret anterior segons la Llei de marques d’Andorra.
Els fets s’exposen clarament en la sentència dictada: la societat FIL LIMITED posseeix nombroses marques a tot el món relacionades amb el signe FIDELITY INVESTMENTS i, en particular, va registrar la marca verbal FIDELITY INVESTMENTS a l’Oficina de Marques del Principat d’Andorra el 14 de juliol de 1998 per designar tota una sèrie de serveis financers inclosos a la classe 36 (de la Classificació de Niça). Aquesta marca andorrana va ser registrada sota el número 11089 i està en vigor.
La societat LINCOLN CAPITAL, LTD va registrar la marca Fidelity Investments el 9 de gener de 2020 per designar igualment serveis financers inclosos a la Classe 36. Aquesta marca va ser registrada amb el número 40950.
En aquest context, la societat FIL LIMITED va iniciar un procediment judicial davant del Tribunal andorrà, amb el propòsit de sol·licitar la nul·litat de la marca Fidelity Investments de LINCOLN CAPITAL, LTD.
La part demandada va decidir no ser representada en el procediment i, per tant, va ser declarada en rebel·lia processal mitjançant aute del 18 de març de 2021.
Sobre el fons del cas, el jutge va recordar les disposicions legislatives aplicables en matèria de drets anteriors establerts a l’article 3 de la Llei de marques d’Andorra:
«1) No es pot adoptar com a marca o com a element d’una marca cap signe que lesioni un dret anterior.
2) Es considera constituent d’un dret anterior:
a) una marca idèntica o similar registrada per a productes i/o serveis idèntics o similars si la data de registre de la marca […] és anterior;
(…) »
La decisió considera, en primer lloc, que els dos signes en presència són idèntics, «que només es diferencien en la tipografia utilitzada, la primera marca està en majúscules mentre que la segona està en minúscules, però totes dues designen els mateixos termes».
En segon lloc, una comparació dels serveis designats per les marques en qüestió mostra que una gran majoria d’aquests serveis són idèntics i que altres dels serveis designats són similars, “la qual cosa comporta un clar risc de confusió o associació a la ment del públic”.
El jutge conclou justificadament que la marca posterior vulnera els drets del demandant respecte a la marca anterior FIDELITY INVESTMENTS número 11089, declarant així “la nul·litat de la marca número 40950 de la societat LINCOLN CAPITAL LTD, de conformitat amb les disposicions de l’article 26.2 de la Llei de Marques”.
D’aquesta manera, la sentència establerta aplica correctament les normes pertinents i ordena la inscripció de la resolució al registre andorrà de Marques, prohibint a la part demandada utilitzar el signe FIDELITY INVESTMENT per designar productes financers al territori del Principat d’Andorra i condemnant-la al pagament de les costes processals.
A falta d’apel·lació per part demandada, aquesta sentència és ferma.
Cal plantejar dos aspectes pràctics sobre aquesta decisió:
- la rapidesa del procediment que va conduir a una decisió en primera instància, i
- la importància de registrar una marca andorrana per cobrir el territori del Principat d’Andorra i així poder disposar d’una base legal per sol·licitar la nul·litat de les marques pirates posteriors.
Jonathan Hinkson
Departament de Propietat Intel·lectual
Augé Legal & Fiscal
