L’annulation d’une marque andorrane en raison de l’existence d’un droit antérieur

Par décision motivée du 28 juillet 2021, le Tribunal d’Andorre (« Batllia ») a annulé la marque andorrane Fidelity Investments en raison de l’existence d’une marque antérieure FIDELTY INVESTMENTS, constituant un droit antérieur au sens de la Loi andorrane sur les marques.

Les faits sont clairement exposés dans la décision rendue : la société FIL LIMITED détient de nombreuses marques autour du monde portant sur le signe FIDELITY INVESTMENTS et a notamment déposé la marque verbale FIDELITY INVESTMENTS auprès de l’Office des marques de la Principauté d’Andorre le 14 juillet 1998 pour désigner toute une série de services financiers dans la classe 36 (de la classification de Nice). Ladite marque andorrane a été enregistrée sous le numéro 11089 et est en vigueur.

La société LINCOLN CAPITAL, LTD a déposé la marque Fidelity Investments le 9 janvier 2020 pour désigner également des services financiers en classe 36. Cette marque a été enregistrée sous le numéro 40950.

C’est dans ce contexte que la société FIL LIMITED a engagé une procédure judiciaire devant le Tribunal visant à faire annuler la marque Fidelity Investments de la société LINCOLN CAPITAL, LTD.

La défenderesse a décidé de ne pas se faire représenter dans le cadre de la procédure et a ainsi été déclarée en « rébellion procédurale » par ordonnance du 18 mars 2021.

Sur le fond de l’affaire, le Juge a rappelé les dispositions législatives applicables en matière de droits antérieurs énoncés à l’article 3 de la loi andorrane sur les marques :

« 1) Ne peut être adopté en tant que marque ou élément d’une marque un quelconque signe qui viole un droit antérieur.

2) Est considérée comme constituant un droit antérieur :

a) une marque identique ou similaire enregistrée pour des produits et/ou services identiques ou similaires si la date d’enregistrement de ladite marque (…) est antérieure ;

(…) »

La décision retient, en premier lieu, que les deux signes en présence sont identiques, « lesquelles se différencient uniquement par la typographie utilisée, la première marque est en caractères bâtons tandis que la seconde marque est en minuscule, mais désignant toutes deux les mêmes termes ».

Puis, en deuxième lieu, la comparaison des services désignés par les marques en conflit fait apparaître qu’une grande majorité des services désignés sont identiques et que d’autres services désignés sont similaires, « comportant ainsi un évident risque de confusion ou d’association dans l’esprit du public ».

Le Juge en conclut à juste titre que la marque postérieure viole les droits du demandeur à l’instance qu’il détient sur sa marque antérieure FIDELITY INVESTMENTS numéro 11089, déclarant ainsi « la nullité de la marque numéro 40950 de la société LINCOLN CAPITAL LTD, conformément aux dispositions de l’article 26.2 de la loi sur les marques ».

La décision commentée applique ainsi correctement les règles en la matière et ordonne l’inscription de la décision au Registre andorran des marques, interdit à la défenderesse de faire usage du signe FIDELITY INVESTMENT pour désigner des produits financiers sur le territoire de la Principauté d’Andorre, et la condamne aux frais irrépétibles et aux dépens.

En l’absence d’appel interjeté par la défenderesse, cette décision est devenue ferme.

Deux aspects pratiques sont à soulever au sujet de cette décision :

  • la rapidité de la procédure menant à une décision de première instance, et
  • l’importance de déposer une marque andorrane afin de couvrir le territoire de la Principauté d’Andorre et pouvoir ainsi disposer d’une base juridique pour faire annuler les marques « pirates » postérieures.

Jonathan Hinkson

Département de la Propriété Intellectuelle

Augé Legal & Fiscal